Antes de pensar en comercializar productos en China —válido para todo tipo de cosas, incluido frutas— es necesario tener mucho cuidado con los “usurpadores” o “secuestradores” de marcas.

Esta es una mala práctica que se suele realizar en el gigante asiático donde se registra una marca que ya puede estar siendo utilizada en tal mercado, o bien que no haya sido registrada previamente.

Así, cuando el verdadero exportador ingrese mercancía a la nación asiática, el secuestrador denunciará el cargamento ante aduanas como si fuera propio, debido a que cuenta con la titularidad de la marca. Esto con el objetivo de cobrar por el licenciamiento o la transferencia de la marca a un precio elevadísimo.

Todo esto transcurrirá, mientras los costos de aduana van sumando.

Este enmarañado asunto se suele dar en China ya que allá rige el principio first to file, es decir, quien solicite primero el registro de una marca tiene la preferencia.

A causa de esta problemática, diversas empresas chilenas y peruanas —cuyos nombres no podemos revelar por un tema de confidencialidad— han solicitado asesoría legal sobre la materia. Los riesgos para las empresas exportadoras son reales. Sin ir más lejos, hace algunos años ASOEX elevó una alerta nacional por estas prácticas.

Para evitar este problema, que no solo pone en riesgo el patrimonio del exportador, sino que posibilita que este no pueda entrar con sus productos al gigante asiático, es necesario realizar una serie de acciones preventivas para proteger la marca en los diferentes territorios donde tengan o pretendan tener presencia, sobre todo si se trata de China.

Estas buscan proteger el valor de la marca y la exportación en sí, con el fin de evitar consecuencias graves como la titularidad de la mercancía.

1. Registre la marca en cada uno de los países donde pretende comercializar

El costo de registrar una marca es muchísimo menor en comparación con las pérdidas que podrían significar el hecho de que retengan su mercadería en aduanas y cobren un “rescate” por esta a precios exorbitantes, o bien que los usurpadores reclamen para sí la exportación y terminen embargándola.

En ese sentido, la recomendación es registrar la marca en cada uno de los países donde se pretende comercializar. El registro tiene una duración de 10 años y es renovable indefinidamente, mientras se paguen las tasas de renovación. Esto permite a los exportadores desenvolverse comercialmente sin temor a que un tercero usurpe su nombre y luego los demande y/o los excluya del comercio.

El proceso de registro para solicitar, tramitar y conceder una marca en China dura, en promedio, 12 a 18 meses. Esto dependerá de si se presentan observaciones por parte del examinador marcario u oposiciones de terceros. En contraste, el proceso para demandar por infracción marcaria (secuestro de marca, uso indebido y retención de mercadería) puede demorar entre tres y ocho años.

2. Realizar una búsqueda de la autoridad marcaria competente

Previo a la solicitud de registro y pago de aranceles, se sugiere hacer una búsqueda ante la autoridad marcaria competente, con el fin de conocer si existen otras empresas que tengan el mismo nombre, logo o que se escriba o suene muy similar a la que desea inscribir.

Esta búsqueda, además, es útil para conocer la factibilidad de registro considerando dichos aspectos, acortando los plazos de aprobación.

La recomendación es válida tanto para China como para cualquier otro país donde se quiera comercializar, incluyendo el nuestro.

3. Asesorarse con especialistas en propiedad intelectual

Cuando se trate de China específicamente, se recomienda asesorarse con expertos en el área de propiedad intelectual para la correcta traducción de la marca al idioma chino.

4. Atención con Hong Kong

Generalmente, los exportadores registran su marca solo en China, en circunstancias que deberían realizarlo también en Hong Kong. Son dos procesos distintos y que se tramitan por separado.

Esto es porque, a pesar de que Hong Kong es parte de la República Popular de China, es una región administrativa especial que cuenta con un sistema y registro marcario independiente.

5. No arriesgarse

Llevar adelante un proceso de reclamación por problemas de marca puede llegar a ser muy engorroso, largo y con pérdidas económicas significativas para el exportador. Entre los gastos a considerar destacan el de la representación legal, pago de tasas oficiales, patrocinio de abogados, etc.

Un fallo en contra podría implicar una indemnización a favor del demandante de hasta cinco veces el valor de los perjuicios que se hayan generado, tanto por el uso indebido de la marca como por la infracción per se.

Asimismo, los tribunales pueden ordenar la destrucción de los productos con esas marcas registradas y el embargo o retención de los productos desde que entran por aduana.