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Protección suplementaria

"...La nueva norma no solo deja en el aire las problemáticas que enfrentaban los titulares de patentes en materia de protección suplementaria, sino que crea mayor confusión y hará aún más difícil acceder a un beneficio que fue pensado para compensar el exceso de tiempo en la tramitación de las solicitudes de patente y con ello a la larga fomentar la innovación..."

Viernes, 24 de junio de 2022 a las 9:47
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Mercedes Valdivieso
La innovación mueve e impulsa el desarrollo de un país. El derecho que otorgan las patentes de invención, por su parte, es el incentivo que tiene un inventor para desarrollar nuevas tecnologías y asegurar que, al menos por un tiempo determinado, tendrá el derecho exclusivo de explotar su invento y así compensar de alguna forma los años de investigación invertidos y los costos generados por el nuevo desarrollo.

La patente de invención otorga a su titular el derecho de explotar su invento en forma exclusiva y excluyente por un período de 20 años, que se contarán desde la fecha en que se presentó la solicitud respectiva. Sin embargo, su derecho no estará “completo” sino hasta que la autoridad (en este caso INAPI) le confiera la patente y le otorgue un registro.

De este modo, si existen demoras injustificadas en la tramitación de la solicitud de patente y se extiende innecesariamente el tiempo en que el derecho del titular está incompleto o pendiente, es justo compensar al titular por este tiempo “perdido”. Lo contrario generaría un desincentivo a la innovación, ya que el tiempo en el cual tendrá este derecho exclusivo y excluyente para recuperar los costos y tiempo invertidos en el desarrollo de la nueva tecnología se verá mermado considerablemente.

En razón de ello, en 2007 se introdujo a la legislación chilena la figura de la protección suplementaria que permite compensar al titular de una patente de invención concedida por el exceso de tiempo injustificado que haya demorado la autoridad en tramitar la solicitud respectiva y, por tanto, materializar o completar su derecho.

No obstante, la aplicación de este beneficio no ha estado exenta de cuestionamientos y dificultades. En este sentido, la modificación a la actual ley de Propiedad Industrial fue vista por muchos como una oportunidad para atacar las insuficiencias legales de la protección suplementaria. No obstante, la Ley 21.335, que modifica la ley de Propiedad Industrial, no solo omitió hacerse cargo de las deficiencias de la ley antigua, sino que incluso agudizó algunas de las problemáticas ya existentes.

El artículo original de la Ley 19.039 (en particular el artículo 53 bis 1) establecía que “dentro de los seis meses de otorgada una patente, el titular tendrá derecho a requerir un término de Protección Suplementaria, siempre que hubiese existido demora administrativa injustificada en el otorgamiento de una patente y el plazo en el otorgamiento hubiese sido superior a cinco años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud o de tres años contado desde el requerimiento de examen, cualquier de ellos que sea posterior”.

Esta redacción ya generaba diversos problemas de interpretación y aplicación, tales como ¿desde cuándo se entiende “otorgada” una patente?, ¿qué se entiende por “demora administrativa injustificada”?, ¿qué pasa en los casos en que la tramitación ha demorado 5 años y 1 día, pero existieron demoras de más de dos años en la tramitación?, ¿qué se entiende por “requerimiento de examen”?

El nuevo artículo 53 bis 1 de la Ley de Propiedad Industrial establece que “dentro de los 60 días de otorgada una patente, el titular tendrá derecho a requerir un término de protección suplementaria, siempre que hubiese existido una demora administrativa injustificada en el otorgamiento de la patente y el plazo en el otorgamiento hubiese sido superior a cinco años contado desde la fecha de presentación de la solicitud o de tres años contado desde el requerimiento de examen, cualquiera de ellos sea posterior”. Luego, el inciso segundo establece que “se entenderá que el requerimiento de examen se produce con la aceptación del cargo mencionada en el inciso primero del artículo 7”.

Como se puede advertir de la sola lectura de la nueva norma, la única interrogante que se soluciona es qué se entiende por “requerimiento de examen”, dejando todas las restantes preguntas sin respuesta.

Más aún, atendido que el plazo para presentar el requerimiento de protección suplementaria se reduce de seis meses a 60 días, resulta determinante establecer cuándo se entiende que una patente está otorgada, ¿una vez que esta es aceptada a registro?, ¿al pagarse las tasas de concesión? o ¿al asignarse el correspondiente número de registro?

Lo anterior no es trivial, ya que el plazo para efectuar el pago de las tasas de concesión es de 60 días contados desde la fecha de la resolución que acoge la patente a registro. Entonces, si entendemos que la patente es “otorgada” al momento de acogerse la misma a registro, el titular del derecho tendría el mismo plazo para pagar los impuestos correspondientes y “correr a presentar su solicitud de protección suplementaria”, aun desconociendo cuál será el número de registro del título.

Por otra parte, el artículo 9 del Código Civil señala que las leyes solo regirán para lo futuro y no tendrán jamás efecto retroactivo. De lo anterior se entendería que el nuevo artículo 53 bis 1 de la Ley de Propiedad Industrial solo regirá para las solicitudes de protección suplementaria presentadas con posterioridad a la vigencia de la nueva ley, es decir, después del 9 de mayo de 2022. Sin embargo, el artículo 3º transitorio de la Ley 21.335 indica que las solicitudes de protección suplementaria que no estuvieran resueltas por el Tribunal de Propiedad Industrial, a la entrada en vigencia de la nueva ley, quedarán afectas a lo dispuesto en la nueva norma.

De este modo, podría darse el absurdo de que una solicitud de protección suplementaria correspondiente a una patente otorgada en febrero de 2022 (y, por ende, con un plazo de seis meses para su presentación) no pueda ser admitida porque la nueva ley (que no regía al momento del otorgamiento) establece que el plazo de presentación del requerimiento ya no es de seis meses sino de 60 días.

En definitiva, la nueva norma no solo deja en el aire las problemáticas que enfrentaban los titulares de patentes en materia de protección suplementaria, sino que crea mayor confusión y hará aún más difícil acceder a un beneficio que fue pensado para compensar el exceso de tiempo en la tramitación de las solicitudes de patente y con ello a la larga fomentar la innovación.

* Mercedes Valdivieso Prado es asociada en Porzio Ríos García.

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