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Estudios jurídicos: cuidado con su marca comercial

"...Históricamente, los estudios jurídicos en Chile —ya sean grandes, medianos o pequeños— han 'bautizado' a sus oficinas con el apellido de su fundador o de sus socios, apostando a consolidar el nombre de la oficina con el paso de los años y del reconocimiento brindado a través de su práctica profesional. No obstante, esta génesis no está al margen de nuestra normativa marcaria..."

Viernes, 05 de enero de 2018 a las 9:10
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Álvaro Arévalo
Un reciente fallo de la Corte Suprema ha confirmado que, en lo que se refiere a marcas comerciales, los estudios de abogados no están exentos de obtener su protección. Así quedó en evidencia en el conflicto que enfrentó a dos bufetes con nombres prácticamente idénticos: “McKay&Cía. Abogados” y “MacKay&Cía. Abogados” (solicitud No. 961.855) y en el que tras seis años de tramitación resultó vencedor este último.

Históricamente, los estudios jurídicos en Chile —ya sean grandes, medianos o pequeños— han “bautizado” a sus oficinas con el apellido de su fundador o de sus socios, apostando a consolidar el nombre de la oficina con el paso de los años y del reconocimiento brindado a través de su práctica profesional. No obstante, esta génesis no está al margen de nuestra normativa marcaria; esto es, que como toda actividad con alcances mercantiles, debe contar con una “marca comercial” que permita la adecuada distinción de su servicio (y a su actor) respecto de terceros que ofrezcan los mismos servicios o afines.

Lo anterior, tal como demostró el caso indicado al inicio, no admite excepciones, aún enfrentado a argumentos tales como:

La utilización del “apellido del socio fundador”: doctrinariamente, el nombre, como atributo de la personalidad, no solo se compone del nombre patronímico (apellido), sino también del “nombre de pila”, por lo que alegar un derecho sobre un apellido, que por definición puede ser compartido por muchos, no aplica. A mayor abundamiento, la propia ley de propiedad industrial contiene una contra excepción cuando el registro del nombre de una persona natural como marca comercial pueda, entre otras causales, inducir a error o engaño respecto de su procedencia, al consumidor (artículo 20 letra c, inciso final, Ley N° 19.039);

Que se trata de servicios “personalísimos”: argumento en nuestra actividad hoy en día cada vez más difuso en virtud del tamaño que han ido adquiriendo muchas firmas de abogados, quienes cuentan con verdaderas legiones de “colegas” contratados, y la entrada a nuestro “mercado” de verdaderos “holdings” jurídicos internacionales. Asimismo, no debemos olvidar que el clasificador internacional de productos y servicios, al cual Chile sigue unilateralmente mediante disposiciones normativas y reglamentarias vigentes, contempla precisamente a los “servicios jurídicos” en su índice, y;

La ubicación territorial de las oficinas: finalmente, llama la atención que uno de los argumentos haya sido la ubicación territorial de las oficinas. Ello, por cuanto, independientemente de donde estas se encuentren, la protección que brinda un registro marcario de este tipo, conforme al artículo 23 bis B de la Ley N° 19039, corresponde a todo el territorio nacional.

Así, el resultado de este conflicto debe ser tomado como un llamado de atención a aquellos colegas que no han registrado el nombre de su estudio como marca, como si el ejercicio privado de la profesión no constituyera la prestación de un servicio, poniendo así en riesgo este activo de carácter intangible. En este sentido, no es aventurado pensar que conflictos entre oficinas por esta materia serán cada vez más frecuentes, atendido factores tales como el hecho de que nuestra población es relativamente homogénea; que el número de titulados de la carrera de derecho ha crecido en forma desmesurada en las últimas décadas y esta particular forma de “bautizo” con el apellido, sin detenerse en las implicancias que esto puede tener a futuro.

Finalmente, surge la duda de si con este escenario constituye un error considerar el apellido del o los socios como marca para un estudio de abogados. Pese a lo expuesto, considero que no, pues es válido, como cualquier otra fuente de inspiración, en el desarrollo y creación de toda marca comercial. No obstante, y al igual que toda expresión que pretenda ser registrada como tal e independiente de su rubro, su requirente deberá tener siempre en mente que el éxito (o bien fracaso) de su registro como marca dependerá de cuánto esta expresión o signo logre diferenciarse de aquellas ya existentes en el mercado. Así, también deberá estar consciente de que la expresión elegida no pueda, aún como posibilidad, inducir a error o confusión respecto de su procedencia empresarial.

* Alvaro Arévalo Pardo es abogado del Estudio Villaseca.

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