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La prueba en Propiedad Industrial y la dificultad de la sana crítica en temas de patentes

"...En ningún caso significa que el tribunal puede actuar como quiera ni que puede decidir referirse o elegir para fundar su fallo, solo algunos elementos de prueba y simplemente ignorar otros. Así, la sana crítica no implica una total libertad de los sentenciadores en la valoración de la prueba y se ha resuelto que en la apreciación de la prueba los sentenciadores no pueden prescindir de los medios de convicción que están llamados a valorar..."

Jueves, 27 de octubre de 2022 a las 9:11
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Cristóbal Porzio
La solicitud de patente de invención permite a un inventor que ha solucionado un problema de la técnica que no estaba resuelto o lo estaba en menor grado intentar obtener un privilegio industrial, es decir, un monopolio legal temporal para usar, gozar y disponer de su invención.

En la tramitación de las solicitudes de patentes de invención se unen la Ciencia y el Derecho. La primera, porque se intenta proteger un avance tecnológico, y el segundo, porque al culminar la tramitación de la solicitud se constituirá un derecho de propiedad exclusivo y excluyente para el inventor. Durante la tramitación de la solicitud de patente el solicitante tendrá que demostrar y convencer al perito que su invención cumple con los requisitos legales, entre los que cabe destacar especialmente la novedad y el nivel inventivo o no obviedad.

El requisito de la novedad es bastante claro, consiste en poner a contraluz del estado de la técnica (“todo lo que se haya divulgado por cualquier medio en cualquier lugar del mundo”) la solución propuesta para determinar si ya se había inventado o divulgado la solución que se intenta patentar o no. La respuesta será, en la mayoría de los casos, blanca o negra, siendo los grises bastante poco frecuentes. Este análisis de novedad podría ser llevado adelante por casi cualquier persona, sin necesidad de que quien haga la búsqueda en el estado del arte y la posterior comparación con los resultados encontrados sea un experto en el campo tecnológico de que se trate. Dos ejemplos simples permiten ilustrar lo anterior. Si tuviéramos que revisar, para efectos de patentabilidad, por ejemplo, una silla de oficina con un sistema hidráulico de pistón que suba y baje la silla para acomodar a usuarios de distintos tamaños y que, además, quieran trabajar en mesas de diferentes alturas, quien se encargue del análisis de la solicitud deberá responder a la siguiente pregunta: hasta la fecha de presentación de la solicitud de patente sometida a análisis, ¿existía una silla de escritorio con un pistón incorporado para modificar su altura sin usar herramientas de ninguna especie? Otro caso sería si el análisis recayera en una crema cicatrizante para heridas. El examen de novedad se limitará a comparar la nueva solución con las cremas ya existentes en el mercado y en la literatura, y no con todos los productos cicatrizantes para heridas, tales como pastillas, sprays o parches, entre otros.

El requisito de nivel inventivo es mucho más sutil y difícil de cumplir, y más complejo aún de analizar. Ello, por tratarse de una exigencia esencialmente subjetiva. En efecto, la ley establece que “se considera que una invención tiene nivel inventivo, si, para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

De la sola definición legal se desprende que el análisis en cuestión corresponde a un técnico o científico dedicado al campo técnico de la invención e, independientemente de sus conocimientos, se tratará de un análisis per se subjetivo. Usando los ejemplos anteriores, si un técnico estudia la silla con pistón de “sube y baja”, su análisis ya no recaerá —como en el examen de novedad— en si existen sillas con un mecanismo para modificar su altura sin herramientas particulares, sino en una pregunta más difícil: ¿existen hoy sillas con un mecanismo de “sube y baja” usando un motor eléctrico o un sistema en engranajes y manivelas? ¿Resultaría obvio para un fabricante de sillas de escritorio incorporar un pistón hidráulico sin motor y sin engranajes para lograr que la silla suba y baje?”. De la misma manera, respecto de la crema cicatrizante de heridas, el perito o persona versada en la materia de que se trate deberá responder a la siguiente interrogante: teniendo en cuenta que existen pastillas, sprays y parches para ayudar a la cicatrización de heridas, si yo fuera químico farmacéutico, ¿intentaría como camino obvio, y que sigue a los existentes, el combinar las pastillas con el spray y con el parche para preparar un ungüento (crema) que se ponga en la piel del paciente y se fije con un parche?

Contrariamente a la pregunta relacionada con la novedad, en el caso del requisito del nivel inventivo la dificultad de establecer si una invención cumple con dicha exigencia es más complicada y técnica, y además requerirá de la intervención de una persona versada en el arte de que se trata. Ello, no solo porque así lo manda la ley, sino además porque una persona que no sea versada en el arte no tendrá los conocimientos técnicos para determinar si una invención es obvia o no.

De la misma manera, en materia contenciosa, ante el INAPI actuando como tribunal de primera instancia o en instancias superiores, por muy capaz que sea el juez o ministro llamado a revisar un caso, este no contará con las herramientas técnicas para determinar si la invención que se pretende proteger es o no obvia, si se le compara con el estado de la técnica. Así, se deberá apoyar en informes periciales, que podrán ser más o menos claros y que podrán ilustrar perfectamente al juez o ministro, o bien podrán dejarlo más confundido. En este punto, pasa a ser de la mayor importancia la preparación del perito, además de su habilidad para transmitir al juez o ministro, que nos es ingeniero ni químico, los elementos técnicos que permiten declarar que la invención en análisis es o no obvia. Ello se complementará con los escritos y descargos que hagan las partes involucradas.

El procedimiento llegará a un punto especialmente crítico al tener el Tribunal de Propiedad Industrial —corte de segunda instancia especializada en temas de Propiedad Industrial— que conocer el recurso de apelación presentado por el solicitante de la patente, en el caso que se haya denegado la misma acogiéndose la oposición de un tercero interesado o por un oponente a una solicitud de patente, cuya oposición fue rechazada y, en consecuencia, la solicitud de patente concedida. Cualquiera sea el recurrente, el caso será especialmente difícil si los informes periciales de primera instancia son contradictorios con un eventual informe pericial de segunda instancia.

Más difícil resulta el caso en que en esa misma situación el tribunal tiene a la vista, además del expediente completo de primera instancia (solicitud, oposición, contestación, dos o más informes periciales, etc.), un informe pericial dictado en segunda instancia a petición del tribunal, que declara lo contrario a los informes de primera instancia, y resuelve, por ejemplo, que la solicitud de patente objeto del recurso no cumple con el requisito del nivel inventivo, llamando así a un nuevo perito (que intervino en segunda instancia) a revocar el fallo de primera instancia y a rechazar la solicitud de patente.

El Tribunal de Propiedad Industrial tendrá las herramientas legales para conocer el caso, pero enfrentará un dilema importante respecto del fondo del asunto o de la materia técnica de que se trate, considerando que lo técnico será fácilmente comprensible para un científico y el determinar el nivel inventivo de una invención no solo es un tema esencialmente técnico, sino además totalmente subjetivo.

Sobre este punto la Ley de Propiedad Industrial establece en su artículo 16, de manera inequívoca, que “en los procedimientos a los que se refiere este párrafo, la prueba se apreciará según las normas de la sana crítica”. En tanto, el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil dispone que “los tribunales apreciarán la fuerza probatoria del dictamen de peritos en conformidad a las reglas de la sana crítica”.

Y precisamente es en la “sana crítica” donde existe mayor dificultad de cómo combinar lo técnico con lo legal y cómo apreciar las pruebas que se presentaron en las instancias previas a la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial. ¿Es la sana crítica, como pensábamos siendo alumnos de los primeros cursos de Derecho Procesal, la figura en la que la ley le da al juez la mayor libertad para analizar y considerar la prueba? ¿Es una cuestión de números y debe el tribunal decir son dos informes en un sentido y uno solo en el otro sentido, y así seguirá la opinión de los dos que son contestes? ¿O debe el tribunal preguntarse cuán útil es la tecnología cuya protección se solicita para determinar si se debe acoger el recurso e impedir que la patente se conceda y así haya competencia en el mercado para la fabricación del nuevo producto, o deberá el tribunal inclinarse por la concesión de un patente, sabiendo que quienes no estén de acuerdo podrán intentar anularla?

La situación no es tan clara y el resultado de la sentencia de segunda instancia será incierto y quedará en manos del tribunal; sin embargo, la sana crítica en ningún caso puede significar que el tribunal puede actuar como quiera ni que puede decidir referirse o elegir para fundar su fallo, solo algunos elementos de prueba y simplemente ignorar otros. Así, la sana crítica no implica una total libertad de los sentenciadores en la valoración de la prueba. En efecto, tal como ha señalado la Corte Suprema en numerosa jurisprudencia, “en estos procedimientos la estimación de la prueba se rige por las reglas de la sana crítica, de modo que la libertad de apreciación tiene como límites la razón, las máximas de la experiencia, la lógica y los conocimientos científicamente afianzados1.

Asimismo, se ha resuelto que en la apreciación de la prueba los sentenciadores no pueden prescindir de los medios de convicción que están llamados a valorar, toda vez que se vulneran las reglas de la sana crítica. La doctrina y la jurisprudencia en distintas definiciones coinciden, al menos, en los puntos siguientes: a) conforme al principio de identidad, una cosa solo puede ser igual a sí misma; b) conforme al principio de no contradicción, una cosa no puede explicarse por dos proposiciones contrarias entre sí; c) conforme al principio de tercero excluido, dos proposiciones contradictorias no pueden ser verdaderas dentro de una misma relación, y d) conforme al principio de razón suficiente, para poder considerar como verdadera una proposición, deberán conocerse los fundamentos en razón de los cuales se ha otorgado veracidad a dicha proposición.

Para cumplir con cada uno de los puntos anteriores, si existen dos o más informes periciales de primera instancia que señalen una cosa y un informe de segunda instancia contradictorio que afirme lo contrario, el Tribunal de Propiedad Industrial, al conocer del recurso y del caso, no podrá sino analizar en detalle la totalidad de la prueba presentada y todos y cada uno de los informes periciales dictados, es decir, los de primera instancia que van en una dirección y el de segunda instancia que va en la dirección contraria. En caso de no hacerlo, el tribunal simplemente no cumplirá con varios de los puntos indicados, desarrollados y tratados por la doctrina y la jurisprudencia, llevando la decisión o fallo de segunda instancia a acercarse peligrosamente a la arbitrariedad y a no cumplir con el concepto legal y complejo de apreciar la prueba de conformidad a las reglas de la sana crítica.

En el caso que ello ocurra, la parte afectada no tendrá otro camino que recurrir de casación en el fondo, topándose ahora con una Corte Suprema que, por lo menos en temas relacionados con patentes de invención, ha modificado de manera importante sus criterios respecto de la admisibilidad de los recursos y ha dejado de conocer del fondo de muchos de ellos. Así, desde el punto de vista del abogado, no quedará más camino, en la situación descrita, que seguir intentando la presentación de recursos bien fundados hasta lograr abrir una ventana en la Corte y ser oídos, como ocurría hasta no tanto tiempo atrás.


1 Corte Suprema, Causa Rol N°8.831-2015, 8 de junio de 2016.

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