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Una nueva Ley de Propiedad Industrial para Chile: modificaciones importantes a la normativa vigente (I)

"...Es de esperar que el Reglamento que tendrá que dictarse para implementar la NL contenga normas transitorias precisas que protejan los registros de marcas existentes y se eviten situaciones de tensión e incluso una tentación de algunos de limitar o despojar a sus legítimos dueños de sus derechos adquiridos de conformidad a la ley..."

Viernes, 09 de julio de 2021 a las 10:30
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Cristóbal Porzio
El 20 de abril de 2021 el Congreso Nacional aprobó un proyecto que introduce enmiendas relevantes a la Ley de Propiedad Industrial (19.039), y que fue publicada el 5 de julio recién pasado; sin embargo, la nueva ley o ley modificatoria (NL) contiene materias que es útil conocer para su adecuada aplicación.

Una de ellas es la “Obligación de uso de las marcas comerciales”. Hasta la fecha, el derecho de propiedad sobre una marca comercial es prácticamente igual al derecho de propiedad sobre un predio o una bicicleta. ¿Por qué prácticamente y no totalmente? Porque el titular de una marca no tiene un derecho perpetuo, sino que un derecho que dura 10 años contados desde el registro de la marca, pudiendo renovarse por 10 años y así sucesivamente (…) hasta la perpetuidad. Hecha esta salvedad, en materia de “perpetuidad versus propiedad a plazo (pero renovable)”, tal como ocurre con el derecho de propiedad de nuestro Código Civil, el dueño de la marca no tiene obligación alguna de usarla para mantener sus derechos sobre la misma. Esta libertad absoluta del dueño o titular de la marca está consagrada en pocas legislaciones comparadas. En la mayoría de estas, si bien existe derecho de propiedad sobre las marcas comerciales, ellas son esencialmente instrumentos de comercio que permiten y facilitan el intercambio de bienes y servicios, y conservarán su vigencia en la medida que sean usadas en el comercio.

En esa línea, la NL introduce la “obligación de uso” de las marcas registradas en Chile como condición necesaria para mantener su vigencia. La historia de la ley indica que para establecer la posible caducidad de una marca por falta de uso se barajaron varias alternativas —incluso la de facultar al INAPI para “limpiar” el registro cada cierto tiempo— optándose positivamente por una acción de caducidad por falta de uso, que podrá ser interpuesta por un tercero interesado en usar una marca que parece no estar en uso. Ello, siempre que hayan transcurrido, al menos, cinco años desde la fecha de su registro en Chile, o bien de la renovación del registro existente al tiempo de la dictación de la NL. En efecto, no podemos olvidar que sobre las marcas registradas y vigentes a esta fecha existe derecho de propiedad y derechos adquiridos.

Es de esperar que el Reglamento que tendrá que dictarse para implementar la NL contenga normas transitorias precisas que protejan los registros de marcas existentes y se eviten situaciones de tensión e incluso una tentación de algunos de limitar o despojar a sus legítimos dueños de sus derechos adquiridos de conformidad a la ley.

Otro aspecto novedoso son “las marcas tridimensionales”. La ley vigente define las marcas comerciales como “todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios (…). Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, así como también, cualquier combinación de estos signos. (…) Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias (…) Asimismo, entre de las causales de irregistrabilidad marcaria, la ley establece que ‘no podrán registrase como marcas: (…) i) La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en sí mismo’”.

De las normas indicadas, para tantas industrias como las de aguas, vinos, licores, aceites comestibles o de motores, cosmética y belleza, moda, electrónica y tantas otras, además del registro marcario propiamente tal para “la marca de fábrica”, los envases que contenían los productos del predio, del laboratorio la perfumería, la bodega de vinos, la vertiente de aguas minerales, o bien del alambique que produce el pisco, no podían sino ser protegidas mediante el privilegio de diseño industrial establecido en la ley. Recordemos que la Ley 19.039 define el diseño industrial como “toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de estas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva”.

Podría uno preguntarse, ¿visto que la definición anterior es amplia, para qué extenderla? La NL entonces resulta interesante en este punto. Sin dudas la definición de dibujo industrial es amplia y cumple bien su propósito para los diseños industriales propiamente tales, como podrían ser la forma de una caja para fruta fresca, una tijera ergonométrica para poda de parras y flores, una silla hecha a base de madera laminada, un perfil de acero para la construcción, un teclado de computador; sin embargo, el privilegio de diseño industrial le otorgará a su titular un derecho y excluyente sobre su creación o desarrollo por un tiempo de 10 años no renovables contados desde la presentación de la solicitud correspondiente en el INAPI, pasando posteriormente a dominio público, puesto que en los ejemplos dados, cada uno de estos diseños son, en realidad, “una mejora técnica al mundo industrial” y un paso más en la carrera hacia el progreso, pareciéndose así el diseño industrial a la patente de invención.

Asimismo, la tramitación de una solicitud de diseño industrial es bastante larga y se parece más a la tramitación de una solicitud de patente que a la de una marca comercial. Sin embargo, en muchos casos, un nuevo objeto se transforma no solamente en un avance técnico, sino que además en una nueva marca indicativa del origen empresarial de quien lo produce, para lo cual la ley vigente era insuficiente. Pensemos en los siguientes ejemplos que, aunque no llevaran ninguna letra (o marca denominativa alguna), todo consumidor sabría qué hay dentro del envase y quién es su fabricante porque constituyen verdaderas marcas: botella en forma de Moai de Pisco Capel, frasco de perfume con forma de cubo de hielo de Perfumes Puig, botella de vidrio de Coca-Cola, lápiz a pasta o birome Cristal o transparente de BIC, zapatos de plástico para piscina o playa de marca Crocs, entre otros. La NL recogió la tendencia global y la preocupación de los dueños de marcas comerciales, que requerían, por una parte, tener una tramitación más breve que la del diseño industrial, que se asemeja a la de una patente de invención —esto es, con un examen pericial de “patentabilidad” y una extensa tramitación— y, por otra parte, gozar de una protección más larga o al menos renovable.

También destacan las marcas olfativas. En la modificación de 2007 se incorporó a nuestra legislación la posibilidad de registrar las “marcas sonoras” agregándose a la definición de la ley antes citada la palabra “sonidos”, como un elemento registrable, en la medida que permitan distinguir un determinado origen empresarial y cumplan con los demás requisitos legales. Un ejemplo son las tres o cuatro notas características de Intel que acompañan cada uno de sus cortos o publicidades, en el jingle “Pascua feliz para todos” de Falabella, en el redoble de tambores y trompetas que “acompañan al León de la Metro antes de comenzar cada película. Ahora, con la NL, se sigue sofisticando el concepto de marca comercial, incorporándose a la legislación las “marcas olfativas” que podrán registrarse cuando permitan distinguir un establecimiento comercial determinado, un servicio o el origen empresarial de un determinado producto o servicio.

En la próxima columna, terminaremos de desmenuzar los cambios que vienen y que deberían perfeccionar la ley existente.

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"...Es de esperar que el Reglamento que tendrá que dictarse para implementar la NL contenga normas transitorias precisas que protejan los registros de marcas existentes y se eviten situaciones de tensión e incluso una tentación de algunos de limitar o despojar a sus legítimos dueños de sus derechos adquiridos de conformidad a la ley..."

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