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Trade dress y Competencia Desleal

"...La Ley 20.169 se presenta como una muy buena alternativa cuando, aunque no existan marcas comerciales fonéticamente similares ni envases protegidos mediante un diseño industrial, las formas de presentación al público de los productos sean muy similares (...) Una herramienta de apoyo clave cuando el sistema registral de propiedad industrial no abarque situaciones que a todas luces son contrarias a la buena fe..."

Miércoles, 03 de febrero de 2021 a las 9:45
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Andrés Grunewaldt
Dentro del competitivo mercado en el cual vivimos, muchas veces terceros tratan de acercarse lo más posible a presentaciones, envases, logos e imágenes de un producto para de esa forma parasitar del posicionamiento que ha logrado la competencia, siendo una de estas conductas el uso indebido del llamado “trade dress”.

En Estados Unidos esta institución se ha definido como un tipo de marca comercial que protege el aspecto y apariencia de un producto o servicio que identifica su origen. En Chile se vincula a los aspectos externos de un artículo o establecimiento en que se ofrece un servicio que, en su conjunto, logra crear una identidad tal para los consumidores que ante estos tienen una percepción disímil a la de otros bienes o prestaciones de la competencia1.

Si bien en Chile no se define ni reconoce en forma expresa el trade dress, la Ley 20.169 de Competencia Desleal contempla dentro de las hipótesis no taxativas del artículo 4º a toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero.

En este contexto, hace unas semanas atrás la Corte Suprema2 confirmó un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago3 que sancionó a una empresa que utilizaba justamente envases y etiquetas de champú, acondicionador y jabones muy similares a los de un competidor, revocando el fallo de primera instancia4.

A fin de seguir un orden cronológico, en agosto de 2017 el 18º Juzgado Civil de Santiago rechazó la demanda en todas sus partes, siendo interesante citar los considerandos noveno y décimo, los cuales señalan lo siguiente:

9°) Que la prueba testimonial, mediante la cual se incorporan los peritajes acompañados como documentos privados con fecha 29 de enero de 2018, efectúa un amplia y detallado análisis respecto a los colores de los envases, al envase propiamente tal, dibujos de las demandadas, concluyendo que son muy similares, mas no hacen referencia que en los productos de las demandadas aparece impreso con una letra absolutamente visible la marca IO, hecho este último que aparece a todas luces en las fotografías de los envases del demandado, acompañadas como medio de prueba por el actor, lo que permite diferenciar claramente una marca de la otra.

10°) Que conforme lo analizado en el considerando precedente, no aparece conforme a las reglas de la sana crítica que haya en la práctica una inducción tendiente a confundir los envases de la demandada con los de la actora, toda vez que cualquier persona puede distinguir claramente las marcas de los productos en cuestión, lo que hace que no se configure en la especie uno de los requisitos esenciales del artículo 4° de la ley de competencia desleal, esto es que no haya inducción a confusión de bienes
”.

Llama la atención el hecho de que el tribunal reconoce que la presentación de los productos es muy similar, sin embargo, incluir una marca comercial permite diferenciarlos.

Este razonamiento de forma errada pone el énfasis en la existencia de marcas que son fonéticamente distintas (Ballerina e IO), sin embargo, el error es justamente ese, enfocar el análisis desde un punto de vista marcario fonético, cuando en realidad estamos frente a un caso de competencia desleal, en donde las marcas comerciales son uno de muchos elementos a tener en cuenta, debiendo ser el foco principal las evidentes semejanzas en la presentación de ambos productos, diagramación, imágenes, disposición de los elementos, canales de venta, colores, público objetivo, precio, indicios todos que permiten en su conjunto sostener la existencia de un acto de competencia desleal.

Si bien existe una relación entre marcas comerciales y competencia desleal, se trata de instituciones distintas, separación que ya ha sido sostenida de manera correcta por la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual ha señalado en forma expresa que los posibles fallos dictados en la judicatura marcaria no producen fuerza obligatoria en casos de competencia desleal, en donde el enfoque es distinto5.

Por lo demás, si se sigue el razonamiento del tribunal de primera instancia, bastaría incluir una marca fonéticamente distinta para copiar casi en su integridad la presentación, etiqueta y envase de un producto.

El citado fallo fue objeto de un recurso de apelación el cual fue conocido por la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual revocó el fallo de primera instancia, acogiendo la demanda. La Corte señaló en su parte pertinente que “en efecto, basta comparar las reproducciones de los productos acompañados al juicio para apreciar la gran similitud entre los envases de una y otra marca, con lo cual es posible, sin duda, incurrir en un error de apreciación y confusión que conduzca a que el público adquiera el producto producido por las demandadas, creyéndolo el original”.

Al describir la conducta de competencia desleal, el considerando quinto es claro al señalar que “los elementos probatorios allegados, conducen a concluir, teniendo por probado que la conducta descrita ha sido efectuada con la finalidad de desviar clientela de un agente del mercado, en este caso, de Ballerina Ltda., constituyendo una conducta ilegítima, contraria a la buena fe que debe existir entre los diversos agentes del comercio, en que la demanda se ha aprovechado indebidamente de la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, con los de la actora. Esto es, la conducta constitutiva de competencia desleal en los términos de la letra a) del art 4 de la Ley N° 20.169”.

Si bien se trata de un fallo más bien escueto, la Corte adopta una visión más integral, constatando la gran semejanza entre los envases y etiquetas, lo cual puede generar errores y confusiones en los consumidores, cumpliéndose con la hipótesis de la letra a) del artículo 4 de la Ley 20.169.

Estos considerandos siguen la misma línea que el caso L'Oréal Chile con Laboratorios Prater6, relativo a perfumes que presentaban evidentes semejanzas en el envase, etiqueta y forma de presentación. En este caso, el juez civil acogió la demanda, haciendo énfasis en actos de competencia desleal materializados en la forma de los envases, la gama de colores utilizada, la tapa, la caja de embalaje, entre otros elementos.

En este contexto, la Ley 20.169 se presenta como una muy buena alternativa cuando, aunque no existan marcas comerciales fonéticamente similares ni envases protegidos mediante un diseño industrial, las formas de presentación al público de los productos sean muy similares. Así las cosas, la competencia desleal emerge como una herramienta de apoyo clave cuando el sistema registral de propiedad industrial no abarque situaciones que a todas luces son contrarias a la buena fe o a las buenas costumbres.

Finalmente, hace un par de semanas atrás, la Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo presentado por la parte vencida, señalando en forma escueta que “la impugnación carece de un desarrollo y explicación suficientes acerca de errores de derecho que puedan incidir sobre la materia debatida y la decisión de fondo”.

Sin perjuicio de que se echa de menos un desarrollo más extenso de los tribunales de alzada, de alguna manera se comienza a validar la institución del trade dress en nuestro país.


1 UNDURRAGA VICUÑA. (2011). El Trade Dress en Chile: su regulación en el derecho de marcas chileno y su aplicabilidad como objeto de los contratos. Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile.
2 Corte Suprema, causal Rol N° 36.600-2019, de fecha 14 de diciembre de 2020.
3 Corte de Santiago, causa Rol N° 15.410-2018, de fecha 15 de octubre de 2019.
4 18° Juzgado Civil de Santiago, causa Rol C-5410-2017, de fecha 21 de agosto de 2017.
5 Corte de Apelaciones de Santiago, causal Rol 9665-2014, de fecha 17 de julio de 2015.
6 9º Juzgado Civil de Santiago, causal Rol C-51066-2012, de fecha 30 de septiembre de 2014.

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"...La Ley 20.169 se presenta como una muy buena alternativa cuando, aunque no existan marcas comerciales fonéticamente similares ni envases protegidos mediante un diseño industrial, las formas de presentación al público de los productos sean muy similares (...) Una herramienta de apoyo clave cuando el sistema registral de propiedad industrial no abarque situaciones que a todas luces son contrarias a la buena fe..."

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"...No solo ayuda a la protección de la industria local, sino que permite que marcas extranjeras, cuya protección en su país de origen se funda en signos 'no tradicionales', puedan tener el debido resguardo. De acuerdo con la actual legislación, lo que entendemos por marca comercial se basa en que esta sea una 'representación gráfica', pero a la luz de lo recién indicado dicho elemento queda obsoleto..."

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"...La norma constitucional, así como la Ley de Propiedad Industrial, son herramientas que, usadas correctamente, deben permitir a los legítimos creadores y desarrolladores dar la solución al covid, poder administrar lo que les pertenece o, en caso de que el Estado estime necesaria su expropiación por causa de salud pública, se otorgue una retribución justa por la licencia forzosa u obligatoria..."

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