Las marcas comerciales, como tienen la capacidad de distinguir productos y servicios en el mercado, constituyen un activo económico muy importante para sus titulares. Por ello, tan importante como inscribirlas ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi), es defenderlas e impedir su dilución, invocando el atributo de exclusividad que ella les confiere y la posibilidad de excluir a terceros no autorizados en su uso.

Un ejemplo de este tipo de casos es el que enfrentó en juicio a Hunter Douglas Industries Switzerland GMB, como titular de la marca “LUXAFLEX®”, parte demandante, y Juan Antonio Amigo Fuentes, el demandado, quien utilizaba la marca LUXA, semejante a la primera y, por cierto, íntegramente contenida en ella, para promover sus propios productos, entre ellos, persianas. Recientemente, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el Fondo interpuesto por la parte demandada y confirmó, en decisión unánime y con costas, la sentencia dictada por la 9º Sala de la Corte de Apelaciones, que revocó el fallo del 6° Juzgado Civil de Santiago, que había desechado en primera instancia la demanda.

Este fallo representa un interesante precedente en materia de competencia desleal, ejercida como acción, en forma conjunta con una infracción marcaria, puesto que establece que los mismos hechos que ocasionan la lesión de los derechos de propiedad industrial son aptos para producir también actos de competencia desleal y, en consecuencia, pueden ser sancionados tanto como infracción marcaria como por competencia desleal en sede civil.

En los hechos, el demandado Juan Antonio Amigo Fuentes utilizaba para promocionar sus productos, en avisos publicitarios y en su página web, la marca LUXA (la cual aparecía publicada junto al símbolo ®, a pesar de no encontrarse registrada), notoriamente similar a la marca LUXAFLEX®. Adicionalmente, usaba también imágenes y fotografías que pertenecían a Hunter Douglas, de manera tal de crear una apariencia de relación o vínculo entre ambas empresas, la que no era efectiva, induciendo a confundir a los consumidores respecto de los productos de una y otra.

En su parte declarativa, la sentencia consigna que se configura la lesión de los derechos de propiedad industrial de la actora, así como que existió competencia desleal por parte del demandado, en perjuicio de la demandante.

A su vez, en la parte resolutiva, establece:

Que el demandado ha lesionado los derechos de propiedad industrial de la sociedad Hunter Douglas Industries Switzerland GMBH, de la cual es licenciataria la actora Hunter Douglas Chile S.A. para la marca registrada“LUXAFLEX®” y ha cometido actos de competencia desleal que pueden provocar confusión en los consumidores.

Que el demandado debe poner término inmediato a todo acto que pueda confundir los propios bienes que comercializa con los productos y signos distintivos de la actora y la sociedad licenciante, quedándole prohibido usar en el futuro marcas, signos identificatorios o apariencias distintivas similares o relacionadas a la marca LUXAFLEX®.

Que se condena al demandado a publicar, a su costa, la sentencia en el diario "El Mercurio" de Santiago.

Que se reserva a la actora para la etapa de ejecución del fallo o para un juicio diverso el derecho de discutir sobre la especie y el monto de los perjuicios derivados de las infracciones constatadas.

Que se condena en costas al demandado.

De esta forma, la sentencia atiende a todas las demandas de Hunter Douglas, quien reclamaba no solo una utilización de su marca registrada LUXAFLEX®, sino también un uso intencionado de elementos asociados a esta por parte de LUXA con la clara intención de confundir al consumidor y aprovecharse comercialmente de esta.

Además, este relevante fallo demuestra la importancia de hacer efectiva la protección con que cuentan las marcas comerciales, como manifestación del derecho de exclusividad que ellas otorgan, a través de las acciones judiciales que franquea la ley para evitar la posibilidad de dilución de las marcas, la confusión con terceros y otras prácticas de competencia desleal.